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LA
PROCEDURA PER LA CONTESTAZIONE DEI NOMI A DOMINIO
Premessa
Le
dispute sui nomi a dominio sono ormai pane quotidiano
per diverse imprese ed avvocati; la giurisprudenza
italiana dominante segue i principi dettati dalla
legge sui marchi e dal codice civile in materia di
concorrenza, salvo rare eccezioni. Agli stessi principi
si rifanno le Regole di Naming versione 3.4.,1 (www.nic/NA/regole-naming-v341.html)
emanate dalla Naming Authority Italiana alla fine
del dicembre 2000. All'art. 10 delle regole di naming
si legge infatti "è vietato l'accaparramento
ed il cybersquatting dei nomi a dominio", in
altri articoli (16.6 e 16.7 ) è inoltre chiaro
il riferimento alla legge sui marchi, al diritto al
nome sancito dal codice civile ed all'utilizzo dei
nomi a dominio in buona fede.
Prima di verificare il comportamento della nostra
giurisprudenza occorre soffermarci brevemente sui
metodi alternativi di risoluzione delle dispute inerenti
i nomi a dominio. In altre parole, le vie alternative
rispetto ai giudizi ordinari dei Tribunali italiani,
i quali possono adottare in tempi brevi decisioni
a cognizione sommaria, ma che, per emettere la decisione
definitiva sulla questione, fanno attendere tempi
non tollerabili per aziende che intendono sviluppare
business su internet.
Le vie alternative sono rappresentate dall'Arbitrato
e dalla "Procedura di riassegnazione" entrambe
regolamentate dalle "Regole di naming" (www.nic/NA/regole-naming-v341.html).
Attivazione
della procedura di contestazione
Chi
vuol sostenere di aver subito un pregiudizio a causa
di un dominio assegnato in uso ad un terzo, deve preliminarmente
inviare una lettera raccomandata alla Registration
Authority, nella quale dovrà esporre i motivi
della contestazione, il pregiudizio subito o il proprio
diritto che assume leso. A seguito della ricezione
della contestazione la Registration Authority comunica,
via posta elettronica, all'assegnatario la contestazione
dell'oggetto a lui assegnato e invita entrambe le
parti a dar inizio alla procedura arbitrale descritta
nelle "Regole di naming".
Inoltre, la Registration Authority, aggiunge la annotazione
"valore contestato/challenged value" al
valore contenuto nel "Registro dei Nomi Assegnati",
indicando anche la data di inizio della contestazione.
Arbitrato
Chi
chiede la registrazione di un nome a dominio può
impegnarsi a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali
controversie connesse alla assegnazione di quel nome
a dominio, riconoscendo come valide e vincolanti le
decisioni prese dal collegio arbitrale. Nell'ambito
del database gestito dalla Registration Authority
(RA), per ogni nome a dominio, viene indicato se l'assegnatario
ha chiesto che le controversie sul nome a dominio
possono essere devolute ad un comitato di arbitrazione
gestito dalla Naming Authority (NA).
Chi intenda contestare un nome a dominio già
assegnato potrà pertanto chiedere che la questione
venga risolta dal comitato di arbitrazione solo se,
nell'ambito del database della NA, accanto al nome
a dominio viene indicato che l'assegnatario del dominio
vuole devolvere ogni questione al comitato di arbitrazione
della NA. Qualora la verifica sia positiva, per dare
inizio alla procedura, bisogna procedere alla nomina
del proprio arbitro fra coloro che fanno parte del
comitato di arbitrazione della NA. Successivamente,
la controparte deve scegliere il proprio arbitro.
I due arbitri, nominati dalla parti, scelgono il terzo
che funge da presidente del collegio arbitrale. Gli
arbitri devono pronunciare la loro decisione entro
90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro
compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli,
in tutto o in parte, a carico della parte soccombente.
Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio
può condannare il soccombente a rifondere in
tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa.
Procedura
di riassegnazione
Le
contestazioni sui nomi a dominio possono anche essere
devolute a "Enti conduttori". Questi sono
persone giuridiche o studi professionali abilitati
dal Presidente della Naming Authority a condurre le
"Procedure di Riassegnazione" introdotte
nell'agosto del 2000 dalle nuove regole di naming
emanate dalla NA. Ciascun ente conduttore è
costituito da almeno 15 "saggi" (avvocati,
consulenti legali o comunque esperti della materia)
ai quali viene devoluta la decisione della controversia.
Le "Procedure di Riassegnazione" hanno come
scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità
giuridica del nome a dominio. Nel caso in cui i "saggi"
decidano la riassegnazione al ricorrente del nome
a dominio contestato, tale decisione verrà
eseguita dalla Registration Authority salvo che il
resistente non inizi un procedimento giudiziario ordinario
o un arbitrato.
La procedura non ha natura giurisdizionale e pertanto
non preclude alla parti il ricorso alla magistratura
ordinaria o all'arbitrato; si precisa inoltre che
la procedura di riassegnazione non può essere
attivata se in relazione al nome a dominio contestato
è già pendente un giudizio innanzi al
giudice ordinario o al collegio arbitrale.
La differenza sostanziale fra l'Arbitrato e la Procedura
di riassegnazione risiede nel fatto che quest'ultima
può essere attivata unilateralmente ed indipendentemente
da eventuali scelte dell'assegnatario del dominio
sui metodi di risoluzione delle controversie, mentre
per dar corso all'Arbitrato occorre che l'assegnatario
del dominio abbia sottoscritto la clausola arbitrale
indicata in precedenza.
Ulteriore differenza sta nel fatto che le spese per
la Procedura di riassegnazione sono ad esclusivo carico
di chi contesta un nome a dominio. La scelta dell'ente
conduttore (fra quelli abilitati dalla Naming Authority
e presenti sul sito della NA) cui far svolgere la
procedura, spetta a chi contesta un nome a dominio.
La procedura ha inizio con un ricorso che il ricorrente
trasmette all'ente conduttore chiedendo che la questione
venga decisa da un saggio ovvero da un collegio di
tre saggi fra quelli che costituiscono l'ente conduttore
a cui viene inviato il ricorso.
Possono essere sottoposti alla procedura i nomi a
dominio per i quali il ricorrente affermi che:
* il nome a dominio contestato è identico o
tale da indurre confusione rispetto ad un marchio
su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
* l'assegnatario non abbia alcun diritto o titolo
in relazione al nome a dominio contestato
* il nome a dominio sia stato registrato e venga usato
in mala fede.
Le prove da fornire
Le regole di naming stabiliscono le prove che resistente
e ricorrente devono fornire per aver diritto o titolo
al nome a dominio contestato.
In particolare, la regola 16.7 stabilisce che il resistente
(ossia l'assegnatario del dominio contestato) sarà
ritenuto avere diritto al nome a dominio qualora provi
che:
a) prima di aver avuto notizia della contestazione
ha usato, o si è preparato oggettivamente ad
usare, il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente
per offerta al pubblico di beni e servizi;
b) è conosciuto, personalmente, come associazione
o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio;
c) del nome a dominio sta facendo un legittimo uso
non commerciale, oppure commerciale senza l'intento
di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato.
Il ricorrente, per poter dimostrare la mala fede dell'assegnatario
del dominio deve dimostrare che:
1. il dominio è stato registrato dal resistente
per impedire al titolare di identico marchio di registrare
in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato
per attività in concorrenza con quella del
ricorrente;
2. il dominio è stato registrato dal resistente
con lo scopo primario di danneggiare gli affari di
un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;
3. il nome a dominio sia stato intenzionalmente utilizzato
per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di
Internet creando motivi di confusione con il marchio
del ricorrente.
L'elencazione suindicata è peraltro meramente
esemplificativa e gli elementi di mala fede in capo
all'assegnatario del nome a dominio possono essere
dimostrati provando anche altre circostanze.
Nel
caso in cui il collegio decida la riassegnazione del
nome a dominio contestato, la sua decisione sara'
eseguita dalla Registration Authority, a meno che
essa non riceva, entro 15 giorni dal momento in cui
ha ricevuto la decisione del collegio, una comunicazione
adeguatamente documentata da parte del resistente
di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione
al nome a dominio contestato.
La comunicazione di cui al precedente comma deve essere
suffragata entro 10 giorni dalla produzione di fotocopia
della copia notificata dell'atto introduttivo del
giudizio. Se quanto sopra non viene prodotto entro
10 giorni dalla comunicazione, o se risulta che il
giudizio e' stato iniziato in data successiva al termine
di cui al primo comma, la RA procede alla riassegnazione
del nome a dominio.
Nel caso in cui il procedimento giudiziario o l'arbitrato
promosso dal resistente si estinguano, su istanza
del ricorrente la Registration Authority da esecuzione
alla decisione del collegio.
Le procedure per gli altri TLD
Ciò che è stato riferito riguarda solo
i nomi a dominio assegnati all'interno del ccTLD "it",
ossia solo i nomi a dominio registrati ed assegnati
dalla Registration Authority Italiana. In merito ai
conflitti per generic TLD (.com .net eccetera) si
segnala che bisogna seguire l'"Uniform domain
name dispute resolution policy2" e le "Rules
for uniform domain name dispute resolution policy3"
che sono obbligatorie per tutti gli enti di registrazione
accreditati dall'ICANN e che vengono imposte ai loro
clienti nel "registration agreement" (ossia
nella richiesta di registrazione). Le autorità
competenti per la risoluzione dei conflitti autorizzate
da ICANN, a cui si deve presentare il ricorso sono
elencate alla pagina www.icann.org/udrp/approved-providers.htm.
Fra dette autorità si segnala il Wipo arbitration
and mediation center4 la prima ad essere autorizzata
da ICAN
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